News 2019

Aktuelle Meldungen und wichtige Informationen

+++ News – München, 07. März 2019 +++
EPO decision T 1063/18 contra Rule 28 EPC: 
Modified Views on Plant Patenting, or Spicing up Tomato II and Broccoli II with Peppers

 

With respect to plant varieties or essentially biological processes for the production of plants, the European Patent Law (European Patent Convention, EPC) codifies exceptions to patentability according to Article 53(b) EPC, i.e. no European patent can be granted in this respect. Claims on plants obtained by a technical process could however be allowed, provided that specific plant varieties were not individually claimed (G 1/98). 

But what about the products of essentially biological processes? These are not explicitly mentioned in Article 53(b) EPC rendering said Article open for interpretation.

This question was matter of great debate over the last years, not only on the level of the EPO, but due to its ethical and economic impact on a political level involving the European Commission as well as the EPC Contracting States with their diverging own national legislations.

A certain clarity on this question was reached after decisions Tomato II (G2/12) and Broccoli II (G2/13) of the EPO's Enlarged Board of Appeals (EBA). In both cases, the EBA interpreting Article 53 found that any exclusion from patentability shall be interpreted narrowly and that the exclusion from patentability of "essentially biological processes for the production of plants" shall not exclude plants produced by those methods, provided that those plants are novel and inventive.

With the intention to clarify the meaning of Article 53(b) EPC, to harmonize the national laws of the EPO member states and to follow the direction of the European Commission, the Administrative Council of the EPO decided to amend Rule 28 of the Implementing Regulations to the EPC in June 2017 to read: "(2) Under Article 53 (b), European patents shall not be granted in respect of plants or animals exclusively obtained by means of an essentially biological process". After this amendment, plants produced by essentially biological processes once decided to be allowable under the EPC following the interpretation of Article 53 (b) EPC of the EBA mentioned above, were explicitly excluded from patentability.

All the more striking and surprising is now decision T 1063/18 by Technical Board of Appeal (TBA) 3.3.04 dated December 05, 2018. Briefly, patent application No. 12 756 468.0 entitled "New pepper plants and fruits with improved nutritional value" was refused by the examining division for the sole reason of falling within the exceptions to patentability under Article 53(b) EPC in conjunction with Rule 28(2) EPC. In the present appeal decision, the TBA – in an enlarged composition consisting of three technically and two legally qualified members – now found that new Rule 28 (b) was in conflict with Article 53 (b) EPC when following the interpretation of Article 53(b) EPC evolved by the EBA in Tomato II and Broccoli II due to a de facto binding effect of both decisions on the Boards of Appeal. According to Article 164(2) EPC, the provisions of the Convention, i.e. Article 53(b) EPC, shall prevail in case of a conflict between the provisions of this Convention and those of the Implementing Regulations. Further, the TBA found that the implementation of new Rule 28(b) lacked a proper legal basis as actually, Rule 28(b) would resemble an amendment of the provisions of the Convention – not of the Implementing Regulations – thus requiring a proper legislative procedure in line with the EPC. 

Following T 1063/18, it seems that the EPO has re-opened the possibility of gaining patent protection on plants exclusively produced by classical breeding techniques provided they are new and inventive. However, future developments, e.g. a further decision of the EBA or a proper legislative procedure with regard to the legal content of new Rule 28(b), are needed to create legal certainty with regard to plants. Further, Applicants in this field are faced with additional legal uncertainty in view of some EPC contracting states (including Germany, France and the Netherlands) having themselves codified the exclusion of patentability of plants exclusively obtained by means of an essentially biological process in their national law, thereby impeding enforcement of correspondingly granted EP patents in these countries. Clearly, further decisions and political efforts are needed in order to harmonize this situation throughout Europe.

In case of further questions, please contact Dr. Andreas Oser, LL.M. (oser@pruefer.eu)


++ News – München, 28. Februar 2019 +++
Prüfer & Partner Chosen as “Most Recommended International Agency for Chinese Enterprises”

At the 9th China IP International Annual Forum on January 12, 2019 in Beijing, China, Prüfer & Partner was chosen as one of the four "Most Recommended International Agencies for Chinese Enterprises" by the renowned trade medium China IP Magazine.

Chosen for its character of being an IP boutique with one-stop-shop services and long experience in working for international clients including Brother, Mitsubishi, Trumpf as well as some Chinese client like Xugong Construction Machinery,  the jury of the ranking considered Prüfer & Partner to be a good choice for Chinese Enterprises for intellectual property protection.

Prüfer & Partner is very honored with this ranking and would like to take this opportunity to thank all its clients for their trust and the hard work of all its employees, and looks forward to continuously serving its international clients with dedication. 


+ Pressemitteilung – München, 24. Januar 2019 +++

Prüfer & Partner stärkt IP-Litigation Praxis mit Anwalt von Pinsent Masons 

 

Prüfer & Partner baut ihr Litigation-Team weiter aus: Seit dem 01. Januar 2019 verstärkt Rechtsanwalt Jörg Khöber, LL.M., Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz, das Rechtsanwaltsteam von Prüfer & Partner. Mit seinem Zugang konnte Prüfer & Partner einen erfahrenen Anwalt gewinnen, dessen Spezialgebiete unter anderem Streitverfahren im gewerblichen Rechtsschutz sowie Strategieberatung im IP-Bereich sind.

Seit 2009 ist Khöber schwerpunktmäßig als Anwalt auf dem Gebiet des Gewerblichen Rechtsschutzes tätig und war in den letzten Jahren für internationale UK-Großkanzleien tätig, zuletzt im Münchner Büro von Pinsent Masons. Er gilt als streiterfahrener Kollege im Patent- und Markenrecht, der sowohl KMUs als auch Global Player berät. So betreute er zuletzt beispielsweise ein DAX Unternehmen aus der Fintech-Branche sowie einige bekannte Modeunternehmen.

Mit diesem Zugang treibt Prüfer & Partner gezielt den Ausbau ihrer rechtsanwaltlichen Litigation Praxis voran. Khöber wird in den Bereichen des Marken- und Patentrechts die bereits von Prüfer & Partner erworbene Marktpräsenz bei streitigen Verfahren weiter ausbauen.


+++ Rundschreiben Januar 2019 +++

Änderungen im deutschen Markenrecht 

 

Am 14. Januar 2019 ist das Markenmodernisierungsgesetz in Kraft getreten. Mit diesem werden Vorgaben der EU-Markenrechtsrichtlinie umgesetzt. Die Änderungen dienen einer weitergehenden Harmonisierung des europäischen Markenrechts.

Die wichtigsten Änderungen fassen wir für Sie wie folgt zusammen:

Neue Markenformen
Bisher war die grafische Darstellbarkeit einer Marke zwingende Voraussetzung für die Eintragung. Jetzt genügt es, dass die Marke eindeutig und klar bestimmbar ist. Dies erlaubt die Anmeldung von geräuschhaften Klangmarken, Multimediamarken, Hologrammen sowie anderen Markenformen.

Änderungen bei Lizenzen
Lizenzen können nun im Register eingetragen werden. Die Eintragung erfolgt auf Antrag und ist gebührenpflichtig. 

Weiter steht dem Inhaber einer ausschließlichen Lizenz im Falle einer Markenverletzung nunmehr das Recht zu, selbst zu klagen, wenn der Markeninhaber nach Aufforderung nicht selbst innerhalb angemessener Frist Klage erhebt. 

Das Markenregister wird ein Stück weit zum Marktplatz: Ähnlich wie bislang nur im Patentregister vermerkbar ist nun die Eintragung einer (unverbindlichen) Erklärung über die Bereitschaft, eine Marke zu veräußern oder zu lizenzieren zulässig.

Schutzdauer und Verlängerung der Marke
Bisher endete die Schutzdauer einer Marke zehn Jahre zum Ende des Monats, in dem die Marke angemeldet worden ist. Für vor dem 14. Januar 2019 eingetragene Marken verbleibt es bei dieser Regelung. Damit besteht hier zunächst kein akuter Handlungsbedarf.

Bei Marken, die ab dem 14. Januar 2019 eingetragen werden, endet die Schutzdauer genau zehn Jahre nach dem Anmeldetag. Dies wird ab 2029 Auswirkungen haben.

Die Einreichung des Antrag auf Verlängerung einer Marke sowie die Zahlung der Verlängerungsgebühren haben innerhalb eines Zeitraums von 6 Monaten vor Ablauf der Schutzdauer zu erfolgen. Die Verlängerungsgebühren können auch nach Ablauf der Schutzdauer innerhalb einer sechsmonatigen Nachfrist gezahlt werden. Dann ist allerdings eine Zuschlagsgebühr zu entrichten.

Benutzung der Marke und Benutzungsschonfrist
Mit der Gesetzesänderung findet nunmehr auch die von der Rechtsprechung bereits angewandte Praxis Eingang in das Gesetz, wonach als Benutzung der eingetragenen Marke auch die Benutzung in einer Form gilt, die von der Eintragung abweicht. Dies gilt nur soweit die Abweichung den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändert.

Die Benutzungsschonfrist von 5 Jahren beginnt fortan an dem Tag, ab dem die Widerspruchsfrist gegen die Marke endet. Falls Widerspruch gegen die Marke erhoben wurde, berechnet sich die Benutzungsschonfrist ab dem Tag, an dem die Widerspruchsentscheidung rechtskräftig geworden ist oder der Widerspruch zurückgenommen wurde.

Widerspruchsverfahren
Bislang konnte pro Widerspruch nur ein Widerspruchskennzeichen geltend gemacht werden. Dies führte dazu, dass häufig mehrere Widersprüche parallel eingelegt wurden.

Hier wird es einfacher: Wer mehrere ältere Rechte besitzt, darf diese in einem einzigen Widerspruch bündeln.

Um Verhandlungen der Verfahrensbeteiligten zu erleichtern, wird auf deren gemeinsamen Antrag eine Frist von mindestens zwei Monaten gewährt, um eine gütliche Einigung zu erreichen ("Cooling-off"). 

Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren vor dem DPMA
Ab Mai 2020 dürfen Anträge auf Erklärung des Verfalls der Marke wegen mangelnder Benutzung oder der Nichtigkeit wegen Schutzhindernissen oder älteren Rechten beim DPMA gestellt werden. Diese Verfahren werden vor dem Amt dann auch inhaltlich geführt. Die Möglichkeit, vor den Gerichten zu klagen, bleibt allerdings bestehen. 

Plagiate unter zollamtlicher Überwachung
Ein besserer Zugriff soll künftig dadurch gelingen, dass der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung auch das Verbringen von Waren, die unter zollamtlicher Überwachung stehen, nach Deutschland untersagen kann. Voraussetzung ist, dass die Marke oder geschäftliche Bezeichnung auf der Transitware identisch mit der Marke oder geschäftlichen Bezeichnung des Inhabers ist oder in ihren wesentlichen Aspekten nicht von dieser Marke oder dieser geschäftlichen Bezeichnung zu unterscheiden ist. 

Nationale Gewährleistungsmarke
Seit 1. Oktober 2017 gibt es die Möglichkeit eine europäische Gewährleistungsmarke vor dem Europäischen Amt für Geistiges Eigentum (EUIPO) anzumelden. Mit dem Markenmodernisierungsgesetz wurde eine deutsche Gewährleistungsmarke eingeführt.

Mit der Gewährleistungsmarke gewährleistet der Inhaber für die Waren oder Dienstleistungen das Vorliegen einer oder mehrerer von den folgenden Eigenschaften in Bezug auf das Material, die Art und Weise der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen, die Qualität, die Genauigkeit oder andere Eigenschaften mit Ausnahme der geografischen Herkunft.

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Bei Fragen oder Überlegungen dazu, wie sich die Rechtsänderungen auf Ihr Markenportfolio oder Ihre Markenstrategie auswirken, stehen wir gern zu Ihrer Verfügung.


++ News – München, 10. Januar 2019 +++

Prüfer & Partner erhält erstklassige Bewertung bei Legal 500 

Im Jahreshandbuch "The Legal 500 Deutschland 2019" wurde Prüfer & Partner von der internationalen Recherchen-Agentur The Legal 500unter Deutschlands führenden Kanzleien für den Gewerblichen Rechtsschutz im Bereich Patentrecht: Anmeldung und Amtsverfahrenäußerst lobenswert erwähnt.

Prüfer & Partner zählt zu den "empfehlenswertesten Patentrechtskanzleien in Deutschland", überzeugt mit "ausgezeichnetem Service" und gehört damit zu den renommiertesten Patentanwaltskanzleien in Deutschland.

Prüfer & Partner freut sich sehr über diese Auszeichnung und möchte sich ganz herzlich bei all ihren Mandanten, Auslandskollegen und ihren Mitarbeitern für das entgegen gebrachte Vertrauen und die gute Zusammenarbeit bedanken.

Die internationale Recherchen-Agentur The Legal 500befasst sich seit 1987 mit dem Thema Kanzleiempfehlungen. Zur Analyse des internationalen Rechtsmarkts befragt das Redaktionsteam jährlich über 300.000 Juristen weltweit. Heute ist The Legal 500 als das weltweit umfangreichste juristische Handbuch anerkannt.